Het Hof van justitie stelde de multinational Nestlé voor haar koekje KitKat in het ongelijk in haar koekjesoorlog tegen Leo Wafels (Milka - Cabury Schweppes opgevolgd door Mondelez).
Nestlé wou voor haar KitKat koeje het alleenrecht verwerven op een chocolade koekje bestaande uit vierafbreekbare reepjes. Dit recht werd geweigerd als Uniemerk omdat die Kit Kat wafel geen enkel onderscheidend vermogen heeft ten aanzien van de in ons land (Ierland, Griekenland en Portugal) aloud gekende Leowafeltje.
Een Uniemerk dient krachtens artikel 1, lid 2 Verordening nr. 207/2009 een eenheid te vormen en in de gehele Unie dezelfde rechtsgevolgen heeft.
Uit de eenheid van het Uniemerk volgt dat een teken alleen kan worden ingeschreven als het onderscheidend vermogen bezit in de gehele Unie. Daarom moet een merk krachtens artikel 7, lid 1, onder b) junctoartikel 7, lid 2 Verordening nr. 207/2009 worden geweigerd indien het in een deel van de Unie onderscheidend vermogen mist.
Artikel 7, lid 3 Verordening nr. 207/2009, op grond waarvan tekens kunnen worden ingeschreven die door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen, moet in het licht van dit vereiste worden gelezen. Uit het feit dat het Uniemerk een eenheid vormt, vloeit dus voort dat een teken in de gehele Unie intrinsiek of door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet bezitten om te kunnen worden ingeschreven.
De voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993, inzake het gemeenschapsmerk (Pb.L. 11, 1994, p. 1), welke bepaling ongewijzigd is overgenomen in artikel 15, lid 1, eerste alinea Verordening nr. 207/2009, zijn vergelijkbaar met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken door gebruik met het oog op de inschrijving ervan in de zin van artikel 7, lid 3 Verordening nr. 207/2009 (arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C12/12, EU:C:2013:253, punt 34).
De voorwaarden die gelden bij de beoordeling of de territoriale omvang de inschrijving van een merk wegens het gebruik ervan mogelijk maakt, zijn niet vergelijkbaar met die op grond waarvan de rechten van de houder van een ingeschreven merk gehandhaafd kunnen worden.
Over het normaal gebruik van een al ingeschreven Uniemerk moet worden opgemerkt dat er geen bepaling bestaat die vergelijkbaar is met artikel 7, lid 2 Verordening nr. 207/2009, zodat op de enkele grond dat het betrokken merk in een deel van de Unie niet is gebruikt, niet meteen kan worden vastgesteld dat een dergelijk gebruik ontbreekt.
Met betrekking tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik van een merk geldt dat een teken alleen dan volgens artikel 7, lid 3 Verordening nr. 207/2009 als Uniemerk kan worden ingeschreven, wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, onder b) van dat artikel (arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C25/05 P, EU:C:2006:422, punt 83). Het
Een merk dat niet ab initio in de hele Unie onderscheidend vermogen had, kan slechts worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen op het hele grondgebied van de Unie.
Wanneer een merk niet in de gehele Unie intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, volstaat het niet dat voor inschrijving als Uniemerk, te bewijzen dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in een aanzienlijk deel van de Unie, ook wanneer dit bewijs niet voor elk van de lidstaten is geleverd.
In dat verband moet nadruk worden gelegd op het onderscheid tussen, enerzijds, de te bewijzen feiten, te weten het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik door een teken dat intrinsiek onderscheidend vermogen miste en, anderzijds, de bewijsmiddelen waarmee deze feiten kunnen worden aangetoond.
Geen enkele bepaling van Verordening nr. 207/2009 verplicht er namelijk toe met afzonderlijk bewijs aan te tonen dat in elke lidstaat apart onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat bewijzen voor het onderscheidend vermogen door gebruik dat door een bepaald teken is verkregen, voor meerdere lidstaten of zelfs de hele Unie relevant zijn.
Het is met name mogelijk dat marktdeelnemers voor bepaalde producten of diensten meerdere lidstaten in hetzelfde distributienetwerk hebben samengevoegd en in het bijzonder met het oog op hun marketingstrategieën deze lidstaten hebben behandeld alsof zij één en dezelfde nationale markt vormden. In dit geval kunnen de bewijzen voor het gebruik van een teken op een dergelijke grensoverschrijdende markt relevant zijn voor alle betrokken lidstaten.
Hetzelfde geldt wanneer twee lidstaten geografisch dicht bij elkaar liggen of cultureel dan wel taalkundig verwant zijn waardoor het relevante publiek van de eerste staat voldoende kennis heeft van de producten of diensten op de nationale markt van de tweede.
Voor de inschrijving krachtens artikel 7, lid 3 Verordening nr. 207/2009 van een merk dat niet ab initio in de hele Unie onderscheidend vermogen had, volgt niet noodzakelijk dat voor elke lidstaat apart bewijs wordt geleverd dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, maar dat met de aangevoerde bewijzen een dergelijke verkrijging in alle lidstaten van de Unie aangetoond moet kunnen worden.
De vraag of de overgelegde bewijzen toereikend zijn om te bewijzen dat door een bepaald teken onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen in het deel van de Unie waarin dit teken niet ab initio een dergelijk vermogen had, betreft evenwel de bewijswaardering, die in de eerste plaats aan de instanties van het EUIPO is opgedragen.
Deze bewijswaardering is onderworpen aan toetsing door het Gerecht, dat, wanneer bij hem beroep is ingesteld tegen een beslissing van een kamer van beroep, als enige bevoegd is om de feiten vast te stellen en dus om deze te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert daarentegen, behoudens ingeval het Gerecht de hem voorgelegde gegevens onjuist heeft opgevat, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.
Dit neemt niet weg dat, indien de instanties van het EUIPO of het Gerecht, nadat zij het volledige aan hen overgelegde bewijs hebben getoetst, tot de slotsom komen dat bepaalde gegevens daaruit voldoende zijn om te bewijzen dat door een bepaald teken onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen in het deel van de Unie waarin dit teken ab initio verstoken was gebleven van een dergelijk vermogen en dus voldoende zijn om de inschrijving van dit teken als Uniemerk te rechtvaardigen, zij deze vaststelling duidelijk moeten weergeven in hun respectieve beslissingen.